La décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 19 février dernier est intéressante car elle aborde des thèmes divers à savoir le dépôt frauduleux d’une marque, la déchéance d’une marque pour non-usage, la contrefaçon de marque ainsi que la concurrence déloyale et le parasitisme.
Cela est l’occasion de faire un rappel de ces différentes notions et de leurs éléments constitutifs.
Les faits
Le demandeur est titulaire de deux marques françaises « NO » visant des produits divers d’habillements et accessoires, ainsi que des produits de décoration. Il décide d’assigner la société NEM en contrefaçon ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme devant le Tribunal Judiciaire de Paris, au motif que cette société exploite sans son autorisation le signe de ses marques « NO ». En défense, la société NEM demande la nullité des marques invoquées pour caractère frauduleux, ainsi que la déchéance des marques « NO » pour défaut d’usage.
Sur le dépôt frauduleux
La société NEM allègue que NO est la désignation usuelle de l’Ile de Noirmoutier et que le demandeur a procédé à ces dépôts uniquement pour empêcher ses concurrents d’utiliser ce signe. A l’appui de ses affirmations, la société NEM produit de nombreuses pièces établissant que le signe NO est utilisé de manière usuelle pour désigner l’Île de Noirmoutier.
Pour déterminer s’il y a bien eu une fraude, le Tribunal rappelle que « la fraude suppose une intention de nuire ». Or les éléments soumis par le défendeur n’ont pas été jugés suffisamment pertinents pour démontrer que le demandeur a voulu empêcher l’usage de « NO ». Le Tribunal rejette donc la demande d’annulation.
Sur la déchéance pour non-usage
Le Tribunal rappelle que :
- l’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance,
- l’usage doit être sérieux et effectué à titre de marque
La preuve de cet usage incombe au titulaire des marques. Le demandeur produit donc des extraits de publications sur la page Facebook de la boutique « La Marine Hier « . Finalement, les marques « NO » sont annulées pour une partie des produits visés en classe 25 (notamment chaussures, chapellerie, chemises), pour tous les produits en classe 20 (notamment les meubles) et une partie des produits en classe 21 (notamment récipients pour le ménage ; peignes et éponges).
Le défendeur obtient donc partiellement gain de cause sur ce motif.
Sur la contrefaçon
Selon le demandeur, la société NEM exploite le signe NO de ses marques à l’identique, avec la même police de caractère au trait discontinu évoquant le pochoir, et pour des produits similaires à ceux couverts par les marques déposées.
En défense, la société NEM explique notamment qu’elle n’utilise pas le signe litigieux à titre de marque car le signe NO désigne le diminutif de l’île de Noirmoutier dont l’usage est généralisé et que, par là-même, elle ne porte pas atteinte aux droits du demandeur. Elle ajoute que la police d’écriture dite « au pochoir » est elle aussi communément utilisée par les commerçants de l’île et sur les plaques des rues de l’île.
Ici la société NEM invoque un point fondamental en matière de contrefaçon de marque : la reprise d’un signe pour des produits identiques ne suffit pas à constituer une atteinte, encore faut-il que cette reprise soit faite à titre de marque.
Le Tribunal rappelle également les autres éléments constitutifs d’une contrefaçon de marque :
- l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ;
- il doit être fait sans autorisation du titulaire ;
- il doit être fait à titre de marque ;
- il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
- il créé un risque de confusion dans l’esprit du public quant à la provenance des produits et services
En l’espèce le tribunal reconnaît que la société NEM utilise le signe NO combiné avec d’autres éléments décoratifs typiques dans le but d’identifier l’île de Noirmoutier désignée sous son diminutif usuel, ainsi qu’il ressort des articles de presse soumis aux débats.
Le Tribunal estime donc que l’usage de NO à titre de marque n’est pas constitué et il rejette donc la demande en contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale et parasitisme
Le demandeur soutien que l’usage du signe NO par la société NEM induit en erreur la clientèle sur la provenance des produits. Elle estime que « lorsque le consommateur achète chez un commerçant qui se fournit auprès de la société NEM un objet floqué du signe NO, c’est un produit de la demanderesse qu’il pense acheter, à l’origine d’un détournement de la clientèle de celle-ci générateur d’un préjudice patrimonial et moral ».
La société NEM se défend en invoquant le fait qu’elle utilise le signe NO uniquement en référence au diminutif usuel de l’ile de Noirmoutier. De plus le demandeur ne commercialisant pas d’articles souvenirs, il ne saurait y avoir risque de confusion.
Pour étudier ce moyen, le Tribunal rappelle que la concurrence déloyale consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, c’est à dire la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle. L’appréciation de cette faute est faite « in concreto » ce qui signifie avec une approche circonstanciée des faits de l’espèce.
Le parasitisme économique est, quant à lui, une forme de déloyauté qui consiste à « se placer dans le sillage d’un opérateur économique afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».
En l’espèce, le Tribunal rejette les demandes en concurrence déloyale et parasitisme au motif d’une part que le signe NO est utilisé depuis de nombreuses années par les acteurs économiques de l’île et d’autre part que le demandeur ne démontre pas que la société NEM a sciemment voulu se placer dans son sillage.
Ce qu’il faut retenir
Sur fond de coquillages et crustacées, cette décision est utile pour les praticiens de la PI car elle rappelle notamment que l’atteinte à une marque n’est pas seulement caractérisée par sa reprise non autorisée. Il faut, en effet, s’attacher à démontrer d’autres éléments qui ici ont fait défaut au demandeur.