Dans son arrêt du 11 mai 2021, la Cour d’Appel (CA) de Paris a été amenée à se prononcer sur le calcul des indemnités pour préjudice économique pour un titulaire non exploitant de son brevet contrefait. Plus particulièrement, la Cour d’Appel est revenue sur le mode de calcul de l’indemnisation, notamment sur le calcul des bénéfices des contrefacteurs ainsi que sur les pondérations pouvant être appliquées à ces bénéfices pour le calcul de l’indemnisation.

La contrefaçon et son indemnisation traitées dans des procédures successives

Cette affaire oppose la société SA MULLER & CIE, aux sociétés SARL CARRERA et SAS TEXAS DE FRANCE. SA MULLER & CIE est détentrice du brevet EP1067822 délivré le 16 novembre 2005 portant sur un procédé de fabrication d’un élément chauffant pour appareil de chauffage et cuisson.

Cet arrêt de la CA de Paris fait suite à un long parcours judiciaire qui comprend deux volets distincts qui se sont déroulés en parallèle. Le premier volet porte sur l’aspect contrefaçon en lui-même. SARL CARRERA et SAS TEXAS DE FRANCE ont été déclarés coupables de contrefaçon dans un jugement de première instance, confirmé en appel et dont le pourvoi en cassation a été rejeté.

Le second volet porte quant à lui sur l’évaluation du préjudice suite au jugement de première instance déclarant SARL CARRERA et SAS TEXAS DE FRANCE coupables de contrefaçon. Dans un jugement de première instance, SARL CARRERA et SAS TEXAS DE France ont été condamnées à des dommages et intérêts au bénéfice de SA MULLER & CIE. Ce jugement a été infirmé en appel et SA MULLER & CIE déboutée de ses entières prétentions indemnitaires. Cet arrêt a été ensuite cassé par la Cour de cassation et renvoyé en appel. La décision que nous traitons dans cet article est l’arrêt de la CA suite au renvoi par la Cour de cassation.

L’existence d’un préjudice économique résultant de la contrefaçon n’est pas subordonnée à la condition que le titulaire du brevet se livre personnellement à son exploitation

La cour d’appel de Paris a donc été amenée à se prononcer, dans les limites de la cassation, sur la fixation des dommages et intérêts.

Dans le cas présent, la CA de Paris se base sur l’article L. 615-7 du CPI antérieure à la loi du 11 mars 2014. En effet, les faits de contrefaçon jugés se sont déroulés entre 2012 et 2013, donc antérieurement à la modification de l’article L. 615-7.

L’article L. 615-7 dans sa version applicable au litige dispose :

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subie par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

La cour d’appel de Paris indique qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 mars 2016, L, C-99/15) que la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dont l’article L. 615-7 CPI assure la transposition en droit français, vise à atteindre un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment en se basant sur un mode de calcul des dommages-intérêts dont le choix relève de la partie lésée. De plus, comme l’a indiqué la cour de cassation lors de son renvoi, l’existence d’un préjudice économique résultant de la contrefaçon n’est pas subordonnée à la condition que le titulaire du brevet se livre personnellement à son exploitation.

Dans la présente affaire, SA MULLER & CIE n’exploite pas directement son brevet mais par l’intermédiaire de six filiales avec lesquelles ont été signés des contrats de licences. Bien que les licences n’aient pas été inscrites au registre national des brevets, les licenciés auraient pu se joindre à la procédure comme en dispose l’article L613-9 CPI :

« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » 

Néanmoins, il s’avère qu’en l’espèce, les licences ont été signées et inscrites au registre des brevets pour les besoins de la cause postérieurement à l’assignation introductive. Comme l’a souligné la cour, bien qu’un effet rétroactif puisse être valable entre les parties signataires, il ne peut être opposable aux tiers et donc aux contrefacteurs. Ainsi, les licenciés ont été déclarés irrecevables à agir en contrefaçon du brevet.

Seule SA MULLER & CIE peut donc se prévaloir de la réparation de son préjudice. Pour cela, SA MULLER & CIE a choisi d’utiliser comme base de calcul pour son indemnisation les bénéfices réalisés par les contrefacteurs afin que la CA fixe les dommages et intérêts.

Un calcul des dommages et intérêts en trois étapes

Afin de calculer les dommages et intérêts, la CA de Paris a appliqué un raisonnement en trois étapes :

1/ la détermination de la période de référence

2/ l’évaluation des bénéfices des contrefacteurs et

3/ la pondération.

La détermination de la période de référence correspond à la période durant laquelle les actes de contrefaçon ont été caractérisés et pendant laquelle les bénéfices des contrefacteurs doivent être évalués. Cette détermination de la période de référence peut être réalisée sur la base de constats d’huissiers de commercialisation produits par le plaignant.

L’évaluation des bénéfices des contrefacteurs est quant à elle réalisée sur la base des documents fournis par les contrefacteurs à la demande de la cour concernant leurs chiffres d’affaires pour la période de référence. La part du chiffre d’affaires retenue comme bénéfice correspond au taux de marge moyen sur les produits en cause. Les coûts fixes ont également pris en compte pour le calcul du taux de marge moyen.

La dernière étape est une étape de pondération des bénéfices des contrefacteurs. Pour la déterminer, la CA de Paris rappel que l’article L. 615-7 du CPI, exige la prise en considération par le juge des bénéfices réalisés pas le contrefacteur sans ordonner leur confiscation et leur allocation au profit de la partie lésée. En effet, une part de ces bénéfices peuvent résulter non pas de la contrefaçon en elle-même, mais des efforts propres du contrefacteur. Le juge peut ainsi pondérer les bénéfices de la part qu’il considère comme n’étant pas imputable à la contrefaçon.

Dans le cas présent, le brevet contrefait porte sur un procédé de fabrication d’un élément important des appareils contrefaits, à savoir un élément chauffant d’un appareil de chauffage. Le juge a pris en compte le fait que l’utilisation du procédé protégé n’est pas annoncée aux consommateurs sur les emballages, ni sur aucun autre mode de promotion. Le procédé protégé n’est donc pas un élément déterminant du choix du consommateur lors de l’achat de l’appareil de chauffage. D’autres éléments ne présentant aucun lien avec le brevet contrefait tels que les programmateurs, les différents modes de chauffage, le design ou encore la facilité d’installation seront alors plus déterminants pour cet achat par le consommateur. Le juge a ainsi considéré qu’il fallait pondérer les bénéfices réalisés à hauteur de 25% environ.

Quels enseignements tirer de cet arrêt ?

A la lecture de cet arrêt, la détermination des indemnités du préjudice économique peut sembler répondre à une formule relativement claire. Cependant il faut le nuancer quelque peu.

Tout d’abord, il faut noter que cette pondération des bénéfices pour la détermination des indemnités est spécifique au cas présent. En effet, cette pondération a été ici fixée à 25% car le tribunal a déterminé que la protection conférée par le brevet ne pouvait pas être considérée comme un tout commercial par rapport au produit final. Le brevet portant sur un procédé de fabrication d’un élément chauffant utilisé au sein d’un appareil de chauffage électrique, l’indemnisation ne porte ainsi que sur une partie des bénéfices ayant rapport avec le procédé de fabrication de cet élément chauffant.

Le fait que la cour d’appel considère que le procédé protégé n’est pas un élément déterminant du choix du consommateur, notamment du fait qu’il ne soit pas annoncé aux consommateurs sur les emballages ni sur aucun autre mode de promotion, peut également nous interpeller sur l’intérêt du marquage des produits concernant la protection par un brevet. En effet, le marquage des produits pourrait permettre d’appuyer que le brevet est un élément déterminant du choix du consommateur. Le titulaire pourrait ainsi pouvoir prétendre à une meilleure indemnisation.

Enfin, il s’agit ici d’une application et d’une interprétation de l’article L. 615-7 du CPI dans son ancienne version. Le nouvel article L. 615-7 du CPI en vigueur depuis le 13 mars 2014 est plus précis en ce qui concerne les bénéfices réalisés par le contrefacteur en incluant « les économies d’investissement intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de la contrefaçon ». Il est ainsi tout à fait possible que cela puisse conduire à une diminution de la pondération pouvant amener à une augmentation des indemnités.