Dans le cadre d’une action en nullité contre la marque SABATIER, l’INPI a rendu une décision intéressante sur l’absence de caractère distinctif de la marque SABATIER, constituée d’un nom usuel pour désigner des couteaux (N° NL22-0112 du 13 mars 2023).
La société Rousselon Frères et Cie a déposé la marque SABATIER en 2012 et l’a renouvelée en 2022.
La société Général Export France attaque celle-ci en nullité pour une partie des produits qu’elle vise, constituée de divers instruments coupants et de leurs étuis.
Les arguments soutenant la nullité de la marque :
- le couteau SABATIER, né au début du XIXe siècle à Thiers, porte le nom d’une famille thiernoise à l’origine de la fabrication de ce couteau dont la spécificité réside dans la façon dont il est fabriqué. Chaque modèle est entièrement forgé avec une seule pièce de métal et les matériaux des manches sont bien souvent en bois haut de gamme et fixés avec trois rivets;
- pour éviter un conflit entre les différentes forges de la région de Thiers, il a été décidé au fil des ans que chaque forge devait obligatoirement associer le nom SABATIER à un second mot ou à une image;
- les professionnels comme le grand public font d’ailleurs référence à des couteaux « de type SABATIER », marquant ainsi expressément le caractère générique du nom dans le langage courant et professionnel ;
- du fait de son caractère usuel, le signe verbal contesté ne pourra pas jouer le rôle d’indicateur commercial car il ne sera pas perçu par le public pertinent comme distinguant les produits d’un seul et unique opérateur économique identifié.
La réponse du titulaire invoquant le caractère distinctif :
- les documents et arguments du demandeur concernent uniquement les couteaux et ne peuvent prospérer pour les autres produits visés par la demande en nullité ;
- le fait que la marque SABATIER ait été créée par une entreprise ayant ensuite, par le jeu des transmissions et de l’histoire, essaimé dans le patrimoine de plusieurs entreprises thiernoises ne signifie pas automatiquement que cette marque est usuelle dans le domaine de la coutellerie. L’existence de l’Association de protection de la marque SABATIER montre bien que la marque contestée n’est pas utilisée par tout un chacun ;
- la description de ce que serait le type de couteau portant la marque SABATIER faite par le demandeur ne correspond absolument pas à la réalité. Ceux-ci ne sont pas toujours forgés, le matériau des manches étant le plus souvent en un composé plastique haute résistance et ces couteaux ne portant pas toujours trois rivets. Si les couteaux vendus sous la marque SABATIER peuvent avoir des caractéristiques différentes, cela prouve que l’on ne peut rattacher la marque en cause à un type de couteau ;
- les 21 marques citées par le demandeur sont au nom de 10 sociétés, ce qui réduit considérablement le nombre d’opérateurs ayant des droits de marque sur le nom SABATIER au moment du dépôt de la marque contestée. L’INPI a reconnu la distinctivité de la marque SABATIER sous forme verbale lors de deux procédures d’opposition même s’il s’agissait d’un autre enregistrement ;
- il s’agit de déterminer la portée d’une action en nullité au regard des arguments et documents produits par le demandeur; or, ceux-ci ne concernent que les couteaux.
La décision prononçant la nullité partielle de la marque
L’INPI rappelle qu’est dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée.
Il étudie les divers arguments des parties et s’attache à vérifier que l’aspect usuel du terme SABATIER pour un certain genre de couteaux est bien antérieur au dépôt de la marque contestée en 2012.
Ainsi, l’INPI souligne que les arguments et pièces du demandeur permettent d’établir que le terme « SABATIER » était communément utilisé depuis le XIXe siècle dans le langage courant ou professionnel pour désigner des couteaux, et donc pour les produits suivants : « Coutellerie (non électrique) ; outils à main actionnés manuellement » visés par la demande en nullité.
Par ailleurs, l’INPI retient l’argument du demandeur selon lequel, bien avant le dépôt de la marque contestée, les couteliers fabriquant et commercialisant ce type de couteaux s’étaient concertés. Ils avaient convenu de déposer des marques dans lesquelles le terme SABATIER était associé à un mot ou à une image destinés à les distinguer les unes des autres. Ainsi, le terme SABATIER ne servait pas à désigner l’origine commerciale du couteau mais un genre de couteau.
En revanche, seuls les couteaux sont concernés par cette désignation et non les autres instruments coupants tels que les coupe-légumes, coupe-pizza, etc. visés par la demande en nullité.
L’INPI fait donc une application précise des critères de nullité en refusant la protection pour les produits qu’il estime concernés par l’absence de caractère distinctif et le caractère usuel du terme SABATIER servant à les désigner : « Coutellerie (non électrique); outils à main actionnés manuellement; étui pour protéger tout ou partie de la lame, de la pointe ou du tranchant d’un couteau ou d’un outil à main actionné manuellement ».
Une décision étonnante
Cette décision nous semble intéressante du fait qu’elle confirme l’absence assez étonnante de droit privatif sur le nom de la famille ayant été à l’origine de la fabrication d’un type de couteau, du fait des habitudes prises rapidement par plusieurs fabricants d’utiliser ce nom pour désigner le genre de couteau réalisé.
De plus, nous pouvons peut-être nous étonner qu’au-delà de la coutellerie, l’INPI ait cru bon de prononcer la nullité de l’enregistrement de marque également pour des outils à main actionnés manuellement et les étuis de ces derniers, alors qu’ils peuvent à notre sens ne pas être des couteaux mais plutôt des marteaux, tournevis, pinces et autres…