Des résultats prouvant un effet technique peuvent-ils être admis après le dépôt de la demande de brevet ?
Pour démontrer l’existence d’une activité inventive, des résultats sont souvent soumis par la titulaire, dans le cadre des procédures d’examen ou d’opposition. Mais les conditions à remplir pour que ces données, postérieures au dépôt, soient prises en compte par l’OEB et notamment la question de la plausibilité, ont pu être appréciées différemment dans le passé.
Une clarification est demandée à la Grande Chambre de recours à travers trois questions qui lui sont soumises.
La plausibilité est souvent un prérequis pour l’appréciation de la suffisance de description
La plausibilité de l’effet revendiqué au vu des éléments présents dans la demande est souvent débattue, en particulier dans le domaine pharmaceutique, où le dépôt doit être effectué sans attendre de disposer de l’ensemble des résultats. Cette question de la plausibilité initiale est ainsi discutée dans plusieurs décisions de chambres de recours portant sur la suffisance de description, pour admettre ou non des données ultérieures justifiant la portée des revendications.
Qu’en est-il pour l’activité inventive ?
Dans la saisine G2/21, c’est pour trancher sur l’activité inventive d’un brevet délivré que la chambre de recours s’interroge sur le critère de plausibilité, pour prendre en compte des résultats fournis par la titulaire dans le cadre d’une opposition.
Dans l’affaire T116/18 ayant conduit à la saisine G2/21, les revendications du brevet en cause portent sur une composition insecticide contenant une association de deux composés, dont l’un est défini par une formule générale. Ces deux composés étant chacun connu comme insecticide, l’activité inventive reposerait sur une synergie de leurs activités ; dans le cas contraire, selon la jurisprudence de l’OEB, la combinaison arbitraire de deux composés connus comme insecticides pour obtenir une composition insecticide alternative n’impliquerait pas d’activité inventive.
La chambre a reconnu la suffisance de description et la nouveauté de l’objet des revendications.
La description comprenait quelques exemples de synergie ; ils ont été remis en cause par des essais soumis par l’opposant, eux-mêmes contrés par de nouveaux résultats fournis par la titulaire dans le cadre de l’opposition.
La preuve que le problème – défini comme la fourniture d’une composition insecticide dans laquelle les insecticides ont une activité synergique – a été résolu résiderait dans le document (D21) soumis par la titulaire et qui comprend ces résultats supplémentaires.
Ce document peut-il être admis dans la procédure ?
Le critère de plausibilité pour l’admission de moyens de preuve d’un effet technique : trois lignes jurisprudentielles
Trois lignes jurisprudentielles divergentes pour l’admissibilité d’éléments de preuve postérieurs au dépôt de la demande (aussi bien dans le cadre de l’appréciation de l’activité inventive que de la suffisance de description) sont identifiées par la chambre de recours.
- L’homme du métier aurait eu des raisons de présumer que l’effet allégué était atteint (sur la base du contenu de la demande et de ses connaissances générales)
« ab initio plausibility » ⇒ les données postérieures sont admises
- L’homme du métier aurait eu des raisons légitimes de douter que l’effet allégué était atteint (sur la base du contenu de la demande et de ses connaissances générales)
« ab initio implausibility » ⇒ les données postérieures ne sont pas admises
- Rejet du critère de plausibilité : l’approche problème/solution implique la possibilité de redéfinir le problème à résoudre au cours de la procédure : la preuve que ce problème est résolu de façon plausible ne peut alors figurer dans la demande.
« no plausibility » ⇒ les données postérieures doivent être admises indépendamment de toute considération sur la plausibilité
La plausibilité, une question traitée aussi dans des litiges devant les tribunaux nationaux : l’affaire de la prégabaline
Dans sa saisine, la chambre rappelle aussi que la question de la plausibilité a été traitée par la Cour suprême du Royaume-Uni dans un important litige en contrefaçon opposant Warner Lambert à Generics (Mylan) sur une nouvelle application thérapeutique de la prégabaline. Il s’agissait de déterminer si cette nouvelle application était plausible au vu de la demande déposée, pour décider d’admettre des résultats postérieurs qui conditionnaient la validité du brevet. La Cour britannique semble avoir majoritairement adopté l’approche dite « ab initio plausibility ».
Activité inventive ou suffisance de description, quel rôle doit jouer la plausibilité ?
La chambre de recours conclut, au vu de ces divergences, qu’une saisine de la Grande Chambre de recours est nécessaire. Les questions posées à la Grande Chambre de recours peuvent se résumer ainsi * :
- Des éléments de preuve postérieurs au dépôt de la demande doivent-ils être ignorés au motif que l’effet technique allégué repose uniquement sur ces éléments ? (en dérogeant ainsi au principe de la libre appréciation des éléments de preuve)
- Si la réponse à la question 1 est oui, ces éléments de preuve peuvent-ils être pris en considération si l’homme du métier aurait considéré que l’effet allégué était plausible, au vu du contenu de la demande et de ses connaissances générales ? (ab initio plausibility)
- Si la réponse à la question 1 est oui, ces éléments de preuve peuvent-ils être pris en considération si l’homme du métier n’aurait pas eu de raison de considérer que l’effet allégué n’était pas plausible, au vu du contenu de la demande et de ses connaissances générales ? (ab initio implausibility)
Quelles conditions pour la prise en compte des données générées après le dépôt de la demande ?
Si la saisine est acceptée par la Grande Chambre de recours, les réponses qu’elle apportera seront attendues avec beaucoup d’intérêt, puisqu’elles auront des conséquences sur l’appréciation de la brevetabilité, aussi bien dans le cadre de la suffisance de description que de l’activité inventive.
Écarter la notion de plausibilité du processus d’analyse permettrait à un titulaire de déposer une demande purement spéculative et d’attendre que des résultats, générés par lui-même des années plus tard, voire par un tiers présumé contrefacteur, soient disponibles pour définir son monopole. Une telle insécurité juridique n’est évidemment pas souhaitable, et ne serait pas conforme au principe de proportionnalité entre l’apport du breveté à l’état de la technique et l’étendue du monopole qui lui est accordé.
Inversement, si un art antérieur est mis en évidence bien après le dépôt de la demande, il peut conduire à redéfinir le problème technique à résoudre. Il ne paraitrait pas équitable de ne pas permettre à la titulaire de fournir des éléments montrant que ce nouveau problème technique est résolu par l’invention.
Admissibilité de données post-dépôt et plausibilité : une relation à préciser
Peut-être la chambre de recours sera-t-elle amenée à reformuler les questions qui lui sont soumises, pour arriver à une réponse plus ciblée. Dans l’attente de sa décision, qui n’interviendra probablement pas avant un an ou plus, les déposants doivent plus que jamais veiller à la présentation de l’invention dans la demande déposée.
* libellé exact des questions :
- Should an exception to the principle of free evaluation of evidence (see e.g. G 3/97, Reasons 5, and G 1/12, Reasons 31) be accepted in that post-published evidence must be disregarded on the ground that the proof of the effect rests exclusively on the post-published evidence?
- If the answer is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have considered the effect plausible (ab initio plausibility)?
- If the answer to the first question is yes (the post-published evidence must be disregarded if the proof of the effect rests exclusively on this evidence), can the post-published evidence be taken into consideration if, based on the information in the patent application in suit or the common general knowledge, the skilled person at the filing date of the patent application in suit would have seen no reason to consider the effect implausible (ab initio implausibility)?