L’Office Américain des brevets et des marques (USPTO) a publié en janvier 2019 de nouvelles directives concernant la protection des inventions comprenant une caractéristique portant sur un objet exclu de la brevetabilité telle qu’un concept mathématique, une découverte scientifique, une méthode intellectuelle, un phénomène naturel, etc.
Depuis près de 5 ans, la brevetabilité aux Etats-Unis de telles inventions est devenue incertaine, voire impossible. Cette incertitude juridique fait suite à deux décisions de la Cour Suprême (Mayo Collaborative Services v. Prometheus Lab., Inc. (2012) et Alice Corp. v. CLS Bank International (2014)) redéfinissant de manière drastique l’interprétation de l’article 35 U.S.C 101 (inventions brevetables).
Ces deux décisions ont permis à l’USPTO d’établir un test appelé « Alice/Mayo test » permettant d’évaluer si une invention doit être exclue de la brevetabilité, et définissant que
- si une revendication est considérée comme « directed to a judicial exception », c’est à dire qu’une revendication vise à protéger un objet exclu de la brevetabilité, elle doit être rejetée au titre de l’article 35 U.S.C 101, à moins
- qu’elle ne comprenne une ou plusieurs autres caractéristiques qui, seules ou en combinaison avec la caractéristique portant sur l’objet exclu, « apportent plus que l’objet exclu ».
La première condition était considérée comme remplie dès lors qu’une revendication comprenait une caractéristique portant sur un objet exclu de la brevetabilité.
Par contre, l’interprétation de la condition « apporte(nt) plus que l’objet exclu » était floue et variait selon l’examinateur en charge du dossier, certains exigeant que les caractéristiques supplémentaires soient en elles-mêmes innovantes. Ce qui était souvent très difficile à démontrer a posteriori.
Les nouvelles directives viennent assouplir les conditions d’évaluation de l’exclusion de la brevetabilité d’une invention, et suivent l’avis donné par une Cour d’appel du Circuit Fédéral dans l’affaire Vanda Pharmaceuticals Inc v. West-Ward Pharmaceuticals (2018).
Ces directives précisent qu’une revendication n’est plus considérée comme visant à protéger un objet exclu de la brevetabilité dès lors qu’elle vise à protéger une application pratique de cet objet.
A titre d’exemple, on peut citer une méthode de traitement d’un patient (application pratique) dont le diagnostic est établi à partir de l’analyse d’un phénomène biologique naturel (objet exclu de la brevetabilité).
Par conséquent, la première condition mentionnée ci-dessus n’étant plus remplie, ces inventions ne sont plus considérées comme exclues de la brevetabilité, et il n’y a plus lieu de démontrer que les caractéristiques supplémentaires « apportent plus que l’objet exclu ».
Rappelons toutefois que les directives n’ont pas force de loi, mais qu’elles éclairent tout de même sur la volonté qu’à l’USPTO à suivre les récentes décisions dans le domaine, et ouvrent ainsi la voie à une meilleure prédictibilité de la protection des inventions comprenant une caractéristique portant sur un objet exclu de la brevetabilité.