L’affaire Genentech a donné lieu à plusieurs sentences arbitrales de la Chambre de commerce internationale (CCI). Ces sentences ont fait l’objet de recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris qui a de son côté saisi la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. LA CJUE a rendu son arrêt le 7 juillet 2016 et sur cette base, la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 26 septembre 2017, rejeté les recours en annulation formés par le licencié.
Cette affaire mérite d’être commentée à bien des égards.
Nous nous limiterons ici, après (i) un nécessaire rappel des faits, à revenir sur (ii) l’interprétation du contrat opérée par l’arbitre unique de la CCI et (iii) la position de la CJUE en droit de la concurrence, et tenterons d’en tirer (iv) quelques enseignements et recommandations pratiques.
Rappel des faits
La société allemande Behringwerke AG (aux droits de laquelle vient la société Hoechst) a concédé, le 6 août 1992, à la société Genentech une licence non-exclusive « mondiale » pour l’utilisation d’un activateur dérivé du cytomégalovirus humain (CMVH) et sur lequel a été déposé le brevet EP 0173 177 intitulé « séquences stimulantes pour systèmes d’expression eucaryotiques », ainsi que deux brevets américains délivrés respectivement le 15 décembre 1998 et le 17 avril 2001.
La société Genentech a utilisé l’activateur CMVH pour faciliter la transcription d’une séquence d’ADN nécessaire à la production d’un médicament biologique.
Le brevet européen a été délivré le 22 avril 1992 et révoqué le 12 janvier 1999 à la suite d’une opposition.
Les deux brevets US 522 et US 140 ont été délivrés aux Etats-Unis, respectivement les 15 décembre 1998 et 17 avril 2001.
L’accord de licence prévoyait que, sauf résiliation anticipée, il resterait en vigueur « jusqu’à l’expiration des derniers droits attachés aux brevets sous licence dans chaque pays ». Il stipulait le paiement d’une redevance unique de 20 000 Deutschemarks, une redevance annuelle fixe de 20 000 Deutschemarks et enfin une redevance « courante » égale à 0,5% des ventes nettes de « produits finis ». Les produits sous licence étaient définis comme les « matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».
Genentech s’est acquittée de la redevance unique ainsi que la redevance annuelle mais n’a jamais payé la redevance courante.
Le 30 juin 2008, la société Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de la société Hoechst, a interrogé Genentech sur les produits finis qu’elle commercialisait.
Le 27 août 2008 Genentech a notifié à Sanofi-Aventis Deutschland sa décision de résilier l’accord de licence, résiliation qui est intervenue le 28 octobre 2008.
Le 24 octobre 2008, Hoechst, considérant que Genentech avait violé son obligation contractuelle en ne payant pas la redevance courante, a formé une requête en arbitrage auprès de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.
Le 27 octobre 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a saisi le Tribunal fédéral du district Est du Texas d’une action en contrefaçon des brevets contre Genentech et Biogen Idec Inc. Le même jour, ces dernières ont agi en nullité de ces brevets devant le Tribunal fédéral du district Nord de la Californie.
L’arbitre, de son côté, a rendu une première sentence partielle le 26 mars 2010, rejetant la suspension de l’arbitrage sollicitée par Genentech au motif de litispendance.
Les actions en contrefaçon et en annulation des brevets aux Etats-Unis ont été jointes devant le Tribunal fédéral du district Nord de la Californie, qui les a rejetées le 11 mars 2011.
Le Rituxan, produit commercialisé par Genentech, ne constituait donc pas, aux yeux de la juridiction américaine, une contrefaçon des brevets. Cette décision a été confirmée en appel le 22 mars 2012 par la Cour d’appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral.
Dans une deuxième sentence partielle rendue le 9 juin 2011, l’arbitre a fait droit à la demande de Hoechst de se faire communiquer les rapports financiers relatifs au Rituxan (nom sous lequel le médicament est commercialisé aux Etats-Unis).
Par une troisième sentence partielle du 5 septembre 2012, il a retenu la responsabilité de la société Genentech et réserve sa décision sur l’évaluation du quantum et la liquidation des frais de procédure.
Par une sentence arbitrale finale du 25 février 2013, il a condamné la société Genentech à payer à Hoechst la somme de 108.322.850 Euros en principal (outre intérêts et frais de représentation).
Des recours en annulation ont été formés contre la troisième sentence partielle et la sentence finale. Celles-ci ont été revêtues de l’exequatur par deux ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont rejeté la demande d’arrêt d’exécution de la société Genentech. Celle-ci a alors versé à Hoechst une somme de près de 1,7 millions d’Euros.
Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour d’Appel de Paris a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dans les termes suivants :
« Les dispositions de l’article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »
La CJUE a rendu son arrêt le 7 juillet 2016, à la suite de quoi, la Cour d’Appel de Paris a rejeté les recours en annulation formés par la société Genentech et l’a condamnée à verser à Hoechst et Sanofi-Aventis la somme de 600.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC.
L’interprétation du contrat par l’arbitre à la lumière du droit allemand
L’interprétation du contrat relève de l’arbitre unique de la CCI, conformément à la clause compromissoire stipulée par le contrat de licence et n’a donc pas fait débat dans la suite de la procédure.
Elle n’en reste pas moins surprenante, voire inquiétante, aux yeux du rédacteur de contrats de licence.
Rappelons que les redevances courantes étaient dues pour la vente de produits finis sous licence, à savoir selon les termes traduits les « matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence ».
Le point qui a fait débat entre les parties dans le cadre de l’arbitrage était l’interprétation du terme « infringe », dont la signification est contrefaire en français.
La requérante a, semble-t-il, réussi à faire adhérer l’arbitre à son interprétation de la clause litigieuse. Selon son approche, le terme « infringe » serait un terme contractuel par lequel les parties auraient déterminé les conditions d’exigibilité des redevances courantes. Elles auraient ainsi fait appel à une fiction, à savoir le licencié « would infringe » (contreferait) un droit de brevet sous licence en utilisant ledit brevet en l’absence d’accord de licence. Fiction car, par définition, le licencié est en droit d’utiliser le brevet et n’est donc pas contrefacteur. Les parties auraient ainsi défini contractuellement le produit en se basant sur les caractéristiques définies dans la demande de brevet mais sans exiger d’autres conditions, comme celle de la validité du brevet.
Pour l’arbitre, il ne s’agit donc pas de s’interroger sur la question de la contrefaçon au sens du droit des brevets mais d’interpréter une notion autonome d’usage de l’activateur CMVH au sens du contrat de licence.
L’arbitre a considéré que l’objectif commercial des parties était de permettre à Genentech d’utiliser l’activateur CMVH pour la production de protéine sans s’exposer au risque d’une action en contrefaçon de la part du titulaire des droits sur cette technologie. Dès lors, il importait peu que l’activateur ait été présent dans les produits finis, ni même que la fabrication ou l’utilisation de cet activateur aient enfreint, en l’absence d’accord, les droits attachés aux brevets sous licence.
Selon l’interprétation de l’arbitre, le licencié aurait acheté la tranquillité plutôt qu’un réel avantage concurrentiel procuré par des brevets.
Mais à quoi bon se protéger du risque de contrefaire une technologie que l’on ne met pas en œuvre ?
Le droit de la concurrence ne viendra pas au secours du licencié
« Les dispositions de l’article 101 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence ? »
Face à la question préjudicielle qui lui était posée, la CJUE a commencé par réinterpréter cette question en en étendant le périmètre.
Elle a considéré qu’elle devait se prononcer également à l’égard de redevances qui seraient exigées du licencié pour des actes de fabrication et de vente de médicaments ne mettant pas en œuvre la technologie brevetée. La Cour a donc ainsi reformulé la question : « il y a lieu de comprendre la question posée […] comme demandant en substance, si l’article 101, § 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord en cas d’annulation ou de non-contrefaçon des brevets protégeant cette technologie ».
Notons que la CJUE met au même plan la question de l’annulation d’un brevet (en l’occurrence il s’agit plus exactement d’une révocation) et celle de la non-contrefaçon (qu’il faut comprendre en réalité comme la non mise en œuvre).
Pour rendre sa décision, la Cour s’appuie sur un arrêt passé (arrêt Ottung du 12 mai 1989) où elle avait jugé que « l’obligation de payer une redevance, y compris après l’expiration de la durée de validité du brevet sous licence, peut procéder d’un jugement d’ordre commercial sur la valeur attribuée aux possibilités d’exploitation conférées par l’accord de licence » et que « dans de telles circonstances, lorsque le licencié peut librement résilier l’accord moyennant un préavis raisonnable, une obligation de payer des redevances pendant la durée de l’accord ne saurait relever du champ d’application de l’interdiction édictée par l’article 101, § 1, TFUE ».
Elle conclut que « l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la durée d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable. »
On relèvera tout de même une contradiction au sein de ce qui précède. En effet, il est question pour le licencié de payer « pour l’utilisation d’une technologie brevetée » alors qu’il s’agit justement de questionner cette utilisation au regard de brevets soit « annulés » soit « non-contrefaits ». Il n’y a dès lors à proprement parler pas de technologie brevetée réellement utilisée.
En conclusion le licencié doit payer, parce qu’il s’y est engagé contractuellement, mais pour quoi au juste ?
Quels enseignements ?
L’affaire Genentech vient nous rappeler à quel point les accords de licence sont des contrats complexes qui méritent la plus grande attention, au cours de leur négociation mais aussi au cours de leur exécution.
Mieux vaut, pour la rédaction de l’accord, être conseillé par un expert en la matière qui pourra comprendre et prendre en compte l’ensemble des composantes du projet, aux plans technique, commercial et juridique.
Ledit expert saura désormais qu’il est utile de préciser contractuellement que le terme « contrefaire » ou « infringe » doit s’entendre au sens qui lui est donné par le droit des brevets.
Mais la signature du contrat n’est qu’un début. Contrat à exécution successive par nature, parfois conclu pour une longue période, la licence nécessite un suivi étroit. Volumes d’exploitation, paiement des redevances, évolution de l’environnement technique ou juridique sont autant de données à surveiller.
Une avancée technologique permet de contourner un brevet ? La licence n’est peut-être plus nécessaire. Une antériorité qui était passée inaperçue est révélée ? La validité du brevet peut être mise à mal.
Si l’issue de cette affaire peut laisser perplexe, une chose reste certaine : négliger le suivi des accords signés ou laisser perdurer des obligations contractuelles devenues sans objet peut coûter très cher.