06/04/2016
La découverte qu’un médicament permet de traiter des maladies différentes de celles pour lesquelles son effet est déjà connu est une innovation. Une telle innovation peut-être brevetable dans les Etats membres de la Convention sur le brevet européen (CBE) si le nouvel effet bénéfique identifié est inattendu. En effet, l’article 54 (5) de la CBE établit que la revendication de type :
« Produit X pour son utilisation dans le traitement de la maladie Y »
peut faire l’objet d’un brevet.
A titre d’exemple, un brevet aurait pu être éventuellement envisagé il y a quelques années pour l’aspirine pour son utilisation dans le traitement des maladies cardio-vasculaires (seconde application pharmaceutique de l’aspirine).
Mais quelle est la portée conférée par de ce type de revendication ?
En France, pour qu’un acte, tel que la fabrication ou la vente d’un produit X, puisse être jugé comme une contrefaçon d’une revendication de ce type, il convient d’établir que le fabricant a agi en toute connaissance de l’utilisation dont le produit X va faire l’objet. Lorsqu’une boîte de médicament contient un générique accompagné d’une notice explicative qui décrit la nouvelle application brevetée, la contrefaçon peut être établie1. En effet, dans pareil cas, la fourniture du médicament et de sa notice ainsi renseignée correspond à la fourniture des moyens essentiels pour mettre en œuvre l’invention.
Cependant, on observe que de nombreux fabricants de médicaments génériques vendent des boîtes de médicaments dont la notice est « allégée » – skinny labels – si bien qu’elle ne mentionne pas la nouvelle utilisation brevetée mais uniquement l’utilisation classique, dans le domaine public, par exemple : aspirine contre le mal de tête.
Cette nouvelle pratique est basée sur la prescription de plus en plus généralisée de médicaments génériques par les médecins et sur l’obligation qui est faite aux pharmaciens de les proposer. L’établissement de la destination des produits et la connaissance que doit avoir le fabricant de cette destination devient dans ce cas difficile, voire impossible à établir.
Au Royaume-Uni, le fabricant du générique de la prégabaline (un antiépileptique) n’a pas été reconnu contrefacteur du brevet portant sur son utilisation comme antalgique. Une injonction à l’encontre des pharmaciens les empêchant de vendre la prégabaline pour cette utilisation a été refusée. En effet la seule manière d’établir si l’utilisation du médicament générique devait être celle brevetée eut été d’interroger le médecin prescripteur : une solution impraticable voire même impossible si l’on respecte le secret médical2.
Le breveté a seulement obtenu l’envoi d’un courrier par le génériqueur aux institutions médicales britanniques pour les informer que le générique ne devait pas être prescrit en tant qu’antidouleurs et que seul son produit (dénommée LYRICA®) pouvait l’être.
En Allemagne3, la réponse à un appel d’offre des institutions de santé allemandes pour la fourniture de prégabaline par des génériqueurs a été jugée une contrefaçon indirecte dans la mesure où aucune restriction n’avait été placée sur les indications pharmaceutiques du produit, ce qui devait nécessairement aboutir à des faits de contrefaçon.
En France une ordonnance en référée du TGI de Paris4 a rejeté les demandes en condamnation pour contrefaçon du génériqueur, formulées par le titulaire, car les faits de contrefaçon n’ont pas été jugés établis de façon vraisemblable. Il a été tenu compte de l’absence de toute mention faite par le génériqueur de l’utilisation de son produit pharmaceutique contre la douleur. Il a également été tenu compte de l’envoi de courriers à la haute autorité de santé et au comité économique des produits de santé pour distinguer son produit du médicament LYRICA® et rappeler l’existence des droits exclusifs du breveté lors de la prescription de prégabaline en tant qu’antidouleur.
Les génériqueurs ont été astreints à ce même type de communication en Italie et en Espagne.
En France l’efficacité de ces communications sur la vente de prégabaline générique comme anti douleurs n’apparaît néanmoins pas devoir être majeure dans la mesure où aucune mention des indications brevetées n’est contenue dans le registre des médicaments génériques5 auquel les pharmaciens ont accès.
Aussi, si la nouvelle indication nécessite une structure ou une présentation différente, telle qu’une nouvelle posologie ou un nouveau mode d’administration, alors il peut être possible d’associer cette nouvelle présentation à la nouvelle indication. La contrefaçon peut alors être établie.
Si cela n’est pas le cas, l’établissement d’un lien entre le fabricant et la vente d’un produit X pour une indication ou application brevetée peut-être impossible à établir.
Gageons que les pharmaciens vont devenir l’objet d’une attention redoublée de la part des laboratoires commercialisant des applications brevetées.
Notes :
[1] Ordonnance de référé TGI Lyon, 21 Juillet 2008, CA Lyon 20 Octobre 2009, TGI 27 septembre 2012, Affaires Mundipharma-Grunenthal/Mylan ; TGI Paris, 21 décembre 2012 Alkermes/Ethypharm.
[2] Warner-Lambert Company, LLC v Actavis Group Ptc EHF & Others [2015] EWHC 72 (Pat).
[3] Cour de district de Hamburg, decisions of 2 avril 2015, numéro d’ordre 327 O 67/15, 327 O 132/15, 327 O 140/15, 327 O 143/15 – Prégabaline.
[4] TGI Paris, 26 Octobre 2015 No.RG15/58725 tribunal de grande instance de Paris
[5] http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Listes-et-repertoires-Repertoire-des-medicaments-generiques.